Mediaset ha perso il “.com”, anzi no!

La notizia è apparsa recentemente sui giornali: Mediaset s.p.a. ha perso il nome dominio “mediaset.com”. Dopo un paio di settimane la contronotizia.

Ma che cosa è accaduto e perché?

Per capirlo è necessario ricordare, seppur in estrema sintesi, come funzionano i nomi a dominio, quali sono le regole con le quali vengono assegnati e le possibili tutele nel caso di contenziosi.

Come noto, la rete internet utilizza il protocollo di comunicazione TCP/IP e, per consentire ai pacchetti di dati di giungere a destinazione, ogni dispositivo collegato alla rete stessa viene identificato univocamente con un indirizzo IP.

Tale indirizzo, nella versione IPv4, è costituito da quattro numeri (da 0 a 255) separati da punti e può assumere, per esempio, la seguente forma: 62.149.131.114.

Nella nuova versione IPv6 (implementata per far fronte all’ormai imminente esaurimento dei 4 miliardi di indirizzi IPv4) esso è composto da otto gruppi di quattro numeri esadecimali separati dai due punti, per esempio: 2001:760:2:0:0:5bff:febc:5943.

Posto che tali sequenze numeriche sono difficilmente memorizzabili per un uomo, fin dal 1982 è stato concepito un sistema denominato DNS (Domain Name System) che permette di trasformare gli indirizzi IP in nomi di dominio (e viceversa), rendendo più agevole all’utente la ricerca della risorsa desiderata (sito internet, indirizzo e-mail, etc.).

Grazie all’introduzione del DNS gli indirizzi web assumono l’aspetto maggiormente user friendly e familiare che conosciamo, per es. http://www.cindi.it.

Naturalmente per consentire a questo sistema di funzionare, è necessario curare l’assegnazione dei nomi a dominio, compito a cui sono preposti una serie di enti a cominciare da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

A proposito della registrazione dei nomi a dominio, è bene ricordare in questa sede tre concetti fondamentali:
1) in ottemperanza al cosiddetto “principio di univocità”, non possono tecnicamente coesistere due domini esattamente identici (può essere registrato il medesimo nome sotto TLD differenti, per esempio pippo.it e pippo.com);
2) salvo casi particolari, un nome di dominio viene assegnato a chi ne faccia richiesta per primo, secondo il principio del “first come, first served”;
3) i nomi a dominio vengono assegnati in uso a chi ne faccia richiesta, ma il registratario non ne acquisisce la proprietà!

La registrazione di un nome a dominio avviene a titolo oneroso e a tempo determinato, pertanto… alla scadenza è necessario provvedere al rinnovo pagandone il corrispettivo: banale a dirsi, ma -per motivi non chiariti- Mediaset s.p.a. non lo ha fatto, con la conseguenza che, una volta “libero”, il nome a dominio mediaset.com è stato registrato da una società statunitense, la Fenicius LLC.

Per ottenerne la riassegnazione, nel novembre 2011 Mediaset s.p.a. ha dato avvio a un’azione legale amministrativa dinnanzi al WIPO (World Intellectual Property Organization) che, una volta ripercorsa la vicenda ed esaminate le difese di entrambe le parti, si è conclusa con la recente pronuncia di rigetto.

Secondo quanto previsto dalla “Policy per la risoluzione di controversie sui nomi di dominio” adottata da ICANN il 26 agosto 1999, il ricorrente che agisca per la riassegnazione del dominio deve dimostrare la sussistenza congiunta di tre requisiti:
1) il nome a dominio contestato dev’essere identico (o simile in maniera fuorviante) a un marchio registrato di sua titolarità;
2) il resistente non deve avere alcun diritto o interesse legittimo riguardo a tale nome a dominio;
3) il nome a dominio in contestazione dev’essere registrato e utilizzato in mala fede.

In particolare, quanto al requisito della mala fede, ne costituiscono prova i seguenti aspetti:
a) la volontà di registrare o di acquistare il nome a dominio allo scopo di rivenderlo, noleggiarlo o trasferirne la registrazione al titolare del marchio registrato oppure a un suo concorrente, per un corrispettivo superiore alle spese di registrazione;
b) la finalità di impedire al titolare di un marchio registrato di utilizzarlo come nome di dominio;
c) la volontà di danneggiare l’attività economica di un concorrente;
d) l’utilizzo del nome di dominio per attrarre gli utenti nel proprio sito internet, al fine di trarne profitto.

Ebbene, nel caso di specie, Mediaset s.p.a. non è riuscita a dimostrare nessuno di tali elementi, quindi il Collegio arbitrale non ha ritenuto provata la mala fede della Fenicius LLC, la quale utilizza un nome a dominio composto da vocaboli anglosassoni di uso comune (media e set), non oggetto di privativa industriale e, peraltro, pertinenti rispetto all’attività commerciale della resistente (che, appunto, risulterebbe commercializzare dispositivi elettronici).

Esito opposto ha avuto il ricorso cautelare depositato dalla società di Cologno Monzese dinnanzi alla magistratura italiana.

La nona sezione del Tribunale civile di Roma, infatti, con ordinanza pronunciata nel procedimento d’urgenza n. 1193/12 ha riconosciuto che la registrazione del dominio mediaset.com da parte della Fenicius LLC “è stata compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio Mediaset” e, pertanto, risulta illecita in quanto contraffattoria del medesimo.

Sulla base di tale presupposto, alla società statunitense è stato ordinato di cessare l’uso del dominio con fissazione di una penale di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Salvo eventuale reclamo da parte della Fenicius, non si tratta del primo caso in cui la via giudiziaria porta a risultati diversi da quella amministrativa (richiesta di riassegnazione): si ricorda la storica sentenza del 2003 del Tribunale di Bergamo nel caso armani.it, con cui l’artigiano Luca Armani venne condannato a “cedere” il nome a dominio alla nota società di moda, dopo che la medesima domanda era stata rigettata dall’autority (nic.it).

Nel caso in esame, peraltro, sarà interessante leggere le motivazioni anche in riferimento alla giurisdizione italiana rispetto a una controversia inerente un dominio “.com” (assegnato da ICANN, ente di diritto californiano) e avente come controparte un soggetto straniero.

Probabilmente la battaglia legale per “mediaset.com” non è ancora finita (e resta da capire come verrà data esecuzione all’ordinanza romana), comunque, la vicenda da un lato ha il merito di sollevare il velo sulle irrisolte problematiche della tutela dei segni distintivi on line e dall’altro dimostra l’importanza di una corretta gestione e tutela dei propri asset intangibili.

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